原告：西安西电捷通无线网络通信股份有限公司
被告：索尼移动通信产品（中国）有限公司
一审法院：北京知识产权，（2015）京知民初字第1194号
二审法院：北京市高级人民法院，（2017）京民终454号
代理人：杨安进律师、徐永浩专利代理人，北京市维诗律师事务所，代理西安西电捷通无线网络通信股份有限公司
第一部分 基本案情
一、案件背景
原告西电捷通公司成立于2000年9月，专注于可信网络空间构建所必须的基础安全技术创新，开发出一系列与无线局域网鉴别与保密基础架构（即WAPI）相关的技术并获得了众多专利。WAPI技术与WiFi标准安全技术相比，很好地解决了无线局域网链路层的安全问题，使得如用户信息被窃听、截取、传输数据被修改、诱骗接入假冒网络、网络被盗用等安全隐患得到了很好的防范。
WAPI技术从2003年起即被纳入GB 15629.11-2003 《信息技术系统间远程通信和信息交换局域网和城域网特定要求第11部分：无线局域网媒体访问控制和物理层规范》及其系列国家标准（以下简称“WAPI标准”）。
被告索尼移动公司是全球主要智能手机制造商之一，前身是索尼爱立信通信产品（中国）有限公司，从2009年7月开始在生产销售智能手机。
2009年3月开始，原告与被告就WAPI标准必要专利许可事宜进行了长达6年多的协商，未果，期间被告多次拒绝获得专利许可。
原告遂于2015年以专利号为ZL02139508.X、名称为“一种无线局域网移动设备安全接入及数据保密通信的方法”的WAPI核心专利的专利权人身份提起本案诉讼。
二、原告主张
原告西电捷通公司认为，涉案专利是WAPI标准的基础标准必要专利之一，被告通过其生产并销售被控侵权的智能手机产品实施了涉案专利的技术方案，侵权构成主要体现为：
1.单独实施的直接侵权行为，即被告在被控侵权产品的设计研发、生产制造、出厂检测等过程通过验证手机的WAPI功能单独实施涉案专利。
2.共同实施的直接/间接侵权行为。
（1）涉案手机产品作为终端（MT）单独一方，与接入点（AP）、鉴别服务器（AS）共同实施了涉案专利。
（2）涉案手机产品的WAPI功能模块仅能用于实施涉案专利，是实施涉案专利必不可少的专用工具，为他人实施涉案专利提供了帮助。
原告认为，被告长期、大规模、故意实施侵权行为，主观恶意明显，为此主张被告立即停止实施涉案专利技术，立即停止生产、销售、许诺销售使用原告专利权的智能手机产品，并按照市场许可费三倍的标准赔偿经济损失900多万元。
三、被告主张
被告索尼移动公司一审认为：
1.被告认为不构成直接侵权。被控侵权产品中实现WAPI功能的部件来自芯片供应商，被告将芯片供应商提供的WAPI芯片组装到手机中，无需在生产的任何环节使用涉案专利。
2.被告不构成共同侵权。首先，被告与AP或AS的提供方没有意思联络，也没有分工协作，没有共同实施涉案专利。其次，被告向用户提供手机的行为不构成共同侵权，因为不存在直接侵权，且涉案手机具有实质性非侵权用途，并非用于实施涉案专利的专用部件或设备。
3.原告的专利权已经用尽。原告已经许可芯片厂商提供实现WAPI功能的芯片，被告系购买该芯片后合理使用。
4.涉案专利已经纳入国家强制标准，原告也进行了专利许可的承诺，故被告的行为不构成侵权。
5.原告主导了强制性标准的制定，并未明确拒绝许可，应当视为同意他人实施该标准中的专利。在经济赔偿足以补偿原告的情况下，停止侵权不符合利益平衡原则。另外，与整个手机的价值相比，涉案专利的市场价值较低。
被告索尼移动公司二审推翻一审部分观点，提出以下主张：
1.标准与专利至少存三个区别，涉案专利不是标准必要专利，实施WAPI国家标准并不等同于实施涉案专利。
2.被控侵权行为不满足全面覆盖原则，缺少认定直接侵权的必要构成要件，不需要实施涉案标准必要专利。
3.索尼移动公司主张其芯片具有合法来源，被控侵权产品具有合法来源，不应承担赔偿责任。
第二部分 法院观点及判决结果
一审法院：
1.关于被告单独实施的直接侵权
原告有初步证据证明被告会在研发等环节测试WAPI功能，从而实施涉案专利。被告对此没有反证予以证明其观点。故被告未经许可，在被控侵权产品的设计研发、生产制造、出厂检测等过程中进行了WAPI功能测试，使用了涉案专利方法，侵犯了原告的专利权。
2.关于被告提供专用设备的帮助侵权
一审法院认为，“一般而言，间接侵权行为应以直接侵权行为的存在为前提。但是，这并不意味着专利权人应该证明有另一主体实际实施了直接侵权行为，而仅需证明被控侵权产品的用户按照产品的预设方式使用产品将全面覆盖专利权的技术特征即可，至于该用户是否要承担侵权责任，与间接侵权行为的成立无关”。
由于，涉案手机的硬件和软件结合的WAPI功能模块组合，在实施涉案专利之外并无其他实质性用途，是专门用于实施涉案专利的设备。被告明知被控侵权产品中内置有WAPI功能模块组合，且该组合系专门用于实施涉案专利的设备，未经原告许可，为生产经营目的将该产品提供给他人实施涉案专利的行为，已经构成帮助侵权行为。
3.关于被告权利用尽抗辩能否成立
一审法院认为，在我国现行法律框架下（如专利法第六十九条等），方法专利的权利用尽仅适用于“依照专利方法直接获得的产品”的情形，即“制造方法专利”，单纯的“使用方法专利”不存在权利用尽的问题。因此，被告基于“AP设备”和“WAPI功能芯片”的权利用尽抗辩不能成立。
4.标准必要专利FRAND许可声明能否成为不侵权抗辩的事由
一审法院认为，专利侵权的构成要件并不会因为涉案专利是否为标准必要专利而改变。也就是说，即使未经许可实施的是标准必要专利，也同样存在专利侵权的问题。FRAND许可声明仅系专利权人作出的承诺，系单方民事法律行为，该承诺不代表其已经作出了许可，即仅基于涉案FRAND许可声明不能认定双方已达成了专利许可合同。
因此，涉案专利纳入国家强制标准且原告已作出FRAND许可声明不能作为被告不侵权的抗辩事由。
5.关于标准必要专利停止侵权责任的救济
一审法院认为，对于标准必要专利而言，专利权人能否获得停止侵害救济，需要考虑双方在专利许可协商过程中的过错。
一审法院基于双方许可协商的邮件认为，被告明显具有拖延谈判的故意，因此，双方迟迟未能进入正式的专利许可谈判程序，过错在专利实施方，即本案被告。在此基础上，原告请求判令被告停止侵权具有事实和法律依据，本院予以支持。
6.关于赔偿
原告提交的四份与案外人签订的专利实施许可合同，分别于2009年、2012年签订于西安和北京，其适用地域和时间范围对本案具有可参照性。四份合同约定的专利提成费为1元/件，虽然该专利提成费指向的是专利包，但该专利包中涉及的专利均与WAPI技术相关，且核心为涉案专利。
考虑到涉案专利为无线局域网安全领域的基础发明、获得过相关科技奖项、被纳入国家标准以及被告在双方协商过程中的过错等因素，一审法院支持原告“以许可费的3倍确定赔偿数额”的主张。
7.一审判决结果
被告立即停止实施涉案专利的侵权行为，并赔偿原告经济损失人民币8,629,173元，诉讼合理支出人民币474,194元。
二审法院：
索尼移动公司不服一审判决，提起上诉。
1.关于被告提供专用设备的帮助侵权
二审法院与一审法院观点的差异主要是帮助侵权问题。与一审判决不同，二审法院认为被告不构成帮助侵权，理由如下:
“间接侵权”应当符合下列要件：
（1）行为人明知涉案产品是实施涉案专利技术方案的专用产品，并提供该专用产品；
（2）该专用产品对涉案专利技术方案具有“实质性”作用；
（3）该专用产品不具有“实质性非侵权用途”；
（4）有证据证明存在直接实施涉案专利的行为，包括“非生产经营目的”个人实施行为或《专利法》第六十九条第三、四、五项情形的实施行为。
本案中，由于被告仅提供内置WAPI功能模块的移动终端，并未提供AP和AS两个设备，而移动终端MT与无线接入点AP及认证服务器AS交互使用才可以实施涉案专利。因此，本案中，包括个人用户在内的任何实施人均不能独自完整实施涉案专利。
同时，也不存在单一行为人指导或控制其他行为人的实施行为，或多个行为人共同协调实施涉案专利的情形。在没有直接实施人的前提下，仅认定其中一个部件的提供者构成帮助侵权，不符合上述帮助侵权的构成要件，而且也过分扩大对权利人的保护，不当损害了社会公众的利益。
2.二审判决结果
驳回索尼移动公司的上诉，维持一审判决。
第三部分 案件评析
评析人：杨安进，北京市维诗律师事务所律师，本案西电捷通公司代理人
徐永浩，北京市维诗律师事务所专利代理人，本案西电捷通公司代理人
一、关于间接侵权（帮助侵权）的构成
本案的一审、二审法院对于间接侵权存在分歧，分歧点在于间接侵权是否应当以直接侵权存在为前提。
一审法院认为，“仅需证明被控侵权产品的用户按照产品的预设方式使用产品将全面覆盖专利权的技术特征即可”，可简称为“直接侵权的高度盖然性原则”。而二审法院认为，必须“有证据证明存在直接实施涉案专利的行为（包括侵权和非侵权直接实施行为），在没有直接实施人的前提下，不符合帮助侵权的构成要件”，可简称为“直接侵权的确定性原则”。
对于上述差异，评析人分析如下:
1.一、二审法院均认定被控侵权手机WAPI功能组合是实施涉案专利的专用工具
本案中，智能手机是多种独立功能的集成体，不再是单一功能的设备。但其中软硬件构成的WAPI模块组合，仅能用于实现涉案专利技术方案（即以WAPI功能选项接入无线局域网），并无其他实质性用途。即使该WAPI模块组合中的某个模块也能用来实现其他功能（比如天线），但并不因此影响整个组合而形成的在WAPI技术上的专用性。
智能手机固然还有如蓝牙、WiFi等其他功能，但这些功能的界面、组成模块与WAPI模块组合是不同的部分，并不是WAPI模块组合实现的蓝牙、WiFi等其他功能，因此并不能否定手机的WAPI专用功能。
此外，一审法院查明被诉手机具有WAPI接入专用UI界面，该界面是实现人机操作从而接入WAPI网络的必须手段，被告专门设计的界面使得利用手机实施涉案专利不仅成为可能，而且是必不可少的。即如果没有这一界面，WAPI硬件模块及相关软件根本就无法被调用；且该界面除了指导用户接入WAPI网络之外，没有任何其他功能。WAPI接入专用界面的存在，能够进一步证实被诉手机是接入WAPI网络的专用工具。
2.业界关于此类帮助侵权行为的观点汇总
关于专利间接侵权的司法案例不多，因此《专利法》并未直接予以规定，但西电捷通诉索尼案出现后，该问题再次受到业界普遍关注，很多业界学者和专家纷纷发表看法，且大多是从积极地探索规制侵权路径的角度来谈的，简单归纳总结如下：
观点1：被告提供专用设备的行为构成帮助侵权
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二十一条规定，“明知有关产品系专门用于实施专利的材料、设备、零部件、中间物等，未经专利权人许可，为生产经营目的将该产品提供给他人实施了侵犯专利权的行为，权利人主张该提供者的行为属于侵权责任法第九条规定的帮助他人实施侵权行为的，人民法院应予支持。”
可见，在间接侵权判定的语境下，甚至专用于实施专利的零部件、中间物等都被认为符合间接侵权的条件，这些零部件和中间物显然并非达不到权利用尽认定中所要求的“构成了涉案专利的实质特征，其经添加缺少常用步骤或标准部件就可实施该专利”的标准，那么同样地，对于专用于实施专利的“设备”也不需要达到“权利用尽原则”的语境下“实质性体现”的标准。
按照这种观点，索尼移动公司制造的手机产品中WAPI功能组合模块在“权利用尽原则”的语境下，并非“专门用于实施其专利方法的设备”，但在间接侵权判定的语境下，则可谓“专门用于实施涉案专利的设备”。
观点2：认定间接侵权时应该以有直接侵权的“极大可能”为标准
2008年4月30日北京市高级人民法院做出的“约克广州空调冷冻设备有限公司与张委三等侵犯专利权纠纷案”判决认为，在判定间接侵权时，不能简单地认定“直接侵权行为”的发生为“实际发生”，而也应该包括直接侵权行为发生的“极大可能”，否则将加重专利权人的举证责任负担。约克公司案便是采用了直接侵权行为发生的“极大可能”的判断标准，并没有要求专利权人证明“直接侵权行为”的“实际发生”。
最终用户可能是用于非生产经营目的的消费者，也可能是生产经营者本身，这个对于专利权人难以证明。但只要有“用于生产经营的极大可能”即可，而不要求专利权人证明这种可能已经实际发生了，更不应要求在案件中予以认定。
按照这种观点，本案中确实有公司搭建WAPI网络并为其员工配备WAPI功能手机用于办公的极大可能性。
观点3：即便直接实施涉案专利方法的主体全部为无“生产经营目的”的消费者，即无专利侵权“责任能力”，但产品厂商仍应承担帮助侵权的责任
本案中，当消费者购买了被告生产的移动终端之后，必然会借助另外两个设备来完整地实施涉案专利所限定的方法。索尼移动公司销售移动终端行为符合《侵权责任法》第九条第一款规定的帮助他人实施侵权行为。
有人主张，因为最终消费者不具备“生产经营目的”因此不构成对原告专利权的侵犯，即直接侵权不存在。但是，根据《侵权责任法》第九条第二款，“教唆、帮助无民事行为能力人、限制民事行为能力人实施侵权行为的，应当承担侵权责任”。本案中的消费者的行为与此处无民事行为能力人、限制民事行为能力人类似，即，虽然客观上均实施了完整的侵权行为，但其违法性被法律排除了，或者说不需要承担侵权责任。
如果由于消费者所实施的行为无需承担侵权责任就免除有侵权故意的帮助者的责任，则很可能与立法本意相违背。
观点4：产品厂商“控制”消费者，消费者的行为应归于产品厂商
美国目前对于共同侵权的认定标准是“控制或指挥（control or direction）”，其要求部分步骤的参与人实施了“控制或指挥”整个方法专利的过程，其中每一步均应可归因于控制方，控制方像操纵提线木偶一般。此时，控制方被认为构成直接侵权。
就本案而言，依照美国的认定标准，被告的行为也会被认定为构成共同侵权。消费者花钱购买移动终端的目的就是使用该移动终端。由于涉案专利为WAPI标准必要专利，对于消费者而言，其只能按照涉案专利所限定的方案来使用该移动终端，并没有其他选择。同时，被告在生产该移动终端时是能够预料到这一点的。因此，被告实际上控制或指挥了消费者最终的行为。
观点5：专利共同加害侵权中一方的行为属于专利间接侵权的一种
尽管专利间接侵权很多时候以侵权方通过向其他人提供帮助的方式出现，但应该认识到，作为与专利帮助侵权处于并列关系的专利共同加害侵权，同样属于专利间接侵权的一种。
共同加害行为中的意思联络就是行为人之间就侵权的“共同故意”。专利权的公开导致在专利共同加害侵权中行为人的“故意”当然存在。“共同故意”中的“共同”在专利共同加害侵权中更多地以技术上的特殊表现形式出现。例如，基于技术标准或协议所产生的“共谋”。
本案中，如果对于专利方案中的一个实施方来说，基于产品价值实现的需要，其在方案实施方面的唯一选择即是和其他实施方共同实施，该实施方和其他实施方之间的意思联络由于该唯一选择客观上得以成立。亦即，MT厂商和AP、AS厂商都只有唯一的选择，就是设备间需互相配合以达到联通的目的。
在采用共同侵权对专利共同加害侵权进行的判断中，应将多个单独的行为联系在一起作为一个整体行为，以该整体行为为对象来进行是否“造成侵害”的整体分析，而不应仅针对于整体行为中的单个行为进行分析，应分析这些行为构成的整体对象是否满足全面覆盖原则以及是否具备以生产经营为目的这一条件。
专利共同加害侵权中，构成侵权的只能是整体行为，如果部分行为也被确认为直接构成专利侵权，则会破坏全面覆盖原则这一专利侵权判断的基础。实际上，正是因为各个行为所构成的整体构成共同专利侵权，作为该整体一部分的间接行为应当就该整体行为承担相应的侵权责任。采用此种整体分析的方法，即使专利方案的实现最终是由用户以非生产经营为目的实现的，只要在包括用户行为在内的整体行为中包括以生产经营为目的的行为，该整体行为即满足共同侵权中有关造成侵害这一构成要件。
二、方法专利的权利用尽问题
1.权利用尽只限于产品专利而不适用于方法专利
《专利法》第六十九条第一款规定，“专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后，使用、许诺销售、销售、进口该产品的不视为侵犯专利权”，即权利用尽规则。由此可见，权利用尽并不适用于方法专利本身的使用，只适用于产品的销售、许诺销售、使用和进口环节。
权利用尽为什么只限于产品专利而不适用于方法专利，有以下原因：
（1）权利用尽制度的目的是防止专利权人就一次实施行为而重复获利。产品是有形物，产品本身就是实施该专利的明确证明，对应的专利技术方案的实施都是明确的，无论其流转过程中的占有如何变化，该证明始终存在，除非该产品灭失。在此情况下，产品的价值中已经包含了专利的价值，首次销售产品时已经体现了专利的价值，因此，需要防止产品再次销售时重复收专利费的问题。但是，方法是无形的，方法上不存在重复收取专利费的问题。
（2）权利用尽只是表明这一个特定产品上的权利被用尽，也就是说不能就这一个产品再重复收取专利费，但并不表示利用这个产品再做其他的事情，如果构成侵权也形成了权利用尽。权利用尽只限于产品本身的使用，而不能扩展到利用这个产品当作工具做其他事情。
2.权利用尽只能由法律规定，不能在个案中创设，更不能随意推定
权利用尽是对专利权的严重限制，涉及到对民事主体物权的剥夺，只能由法律规定，非经法定不能剥夺。
结合《专利法》第十一条与第六十九条来看，立法者完全清楚制造方法（通过该专利方法可直接获得产品）和非制造方法的区别，在第十一条中，将专利产品和“使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品”归为一类，将“制造方法以外的其他的专利方法”归为另一类；并在第六十九条中就“权利用尽”原则时对二者进行了区别对待，即不将“制造方法以外的其他的专利方法”纳入权利用尽的范畴，这说明在我国立法中，“制造方法以外的其他的专利方法”不适用于权利用尽的原则是明确的，且没有扩大解释的空间。
谁有权授予权利，谁才有权剥夺权利；专利法作为民法、物权法的特别法，其授予权利，则权利的剥夺也只能由专利法规定进行，非经法定或当事人明示放弃权利，不能在个案中剥夺，也不能任意推定。
三、标准必要专利的禁令救济
本案一、二审法院均支持了禁令救济，主要基于被告存在过错的理由而支持的。评析人认为，标准必要专利的禁令救济还应考虑以下情形：
1.从创新活动的成本和回报的经济角度来看，不应剥夺标准必要专利的禁令救济
创新意味着短期利润的牺牲，也意味着巨大的风险与不确定性，如果没有对于未来高利润的稳定性期待，一个社会不可能有大量的持续性创新投入。专利制度的精髓，恰恰是通过侵权禁令救济为创新者提供这种未来高利润的稳定性期待。
专利权的实质是一种“禁止权”，而并非“使用权”，拥有一项专利甚至并不意味着权利人自己也可以自由使用专利技术。如果再从“原则上”剥夺SEP权利人的禁令救济，标准必要专利将在“原则上”成为空壳，权利人在许可谈判中将丧失全部筹码，能依赖的救济方式唯有基于专利“合理估值”的司法定价。
2.禁止权是专利权的本质，《专利法》第十一条赋予了专利权人禁止权，非经法律规定，或当事人明示放弃，不得以任何理由予以限制或剥夺
《专利法》第十一条说明，专利权是权利人控制专利技术方案（专有控制权）及获取经济利益的权利。如果他人可以对某专利权人的创新成果进行自由地、不加限制地使用，该专利权人就没有理由或动力使用这种专利制度系统来推广其技术创新成果，或者干脆从一开始就没必要搞技术创新。
产品是有形物，其财产权可以通过占有而实现，权利人可以通过占有即可达到禁止他人侵权的目的，从而排除多人占有，也可以通过转移占有而实现物权。如果被他人占有，可以通过法律救济予以索回。而专利权这类权利，其客体是无形的，无法通过权利人独家占有的形式达到权利的行使，而是可以多人同时使用的，因此需要专利禁止权这一实际上唯一对抗他人使用的法定权利。
目前，上位法均无关于限制权利人行使禁止权的规定。根据《立法法》第八条第八项可知，关于民事权利的设定、范围只能由法律规定。因此，如果涉及到对专利权人权利的剥夺和限制，应当由法律予以规定。
中国现行法律体系中，《民法通则》、《民法总则》、《物权法》、《侵权责任法》等上位法均没有限制专利权人行使法定禁止权。而《专利法》作为特别法，其第十一条规定了专利禁止权，第六十九条规定了不视为侵权的五种行为；第七十条规定了善意销售者不承担赔偿责任的规则，除此之外，没有任何一个条款规定限制或剥夺专利权人行使禁止权。
3.FRAND承诺与专利禁止权之间，存在本质上的重大差异
标准必要专利的专利权人作出的FRAND承诺，主要是标准组织出于产业需要而对专利权人提出的要求，以保障标准实施中不存在专利障碍。因此，专利权人作出的FRAND承诺，其作为行业做法，目的在于解决产业上的标准实施障碍问题，而不是解决专利权人和不特定的实施者之间的民事权利问题。
FRAND承诺只是专利权人对不特定主体作出的同意进行专利许可磋商的单方承诺，并不具有与特定主体订立合同的目的和意义。FRAND承诺中并不包含具体商业条件，故并不具有合同法上邀约的法律意义，不能仅基于FRAND承诺认定双方达成专利许可合同。
同时，FRAND声明也不是要约邀请，FRAND声明只是交给标准组织存档，而不是向不特定的实施者发出。实施者与专利权人所达成的具体许可交易，都是由一方与另一方进行联络、双方洽谈专利使用及费用问题后达成的，这些做法才符合正常商业规则，而不是仅凭FRAND声明去招揽被许可人。
特 别 声 明
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杨安进
1993年毕业于华中科技大学应用电子技术专业，工学学士；1998年毕业于中国人民大学法学院，法律硕士。1998年开始知识产权律师执业。
现任北京市维诗律师事务所管理合伙人，律师、专利代理人、商标代理人。2013年被评为北京市十佳知识产权律师。曾任国家知识产权战略制定工作领导小组评审专家。现兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、域名争议解决中心专家，北京大学、北京理工大学、华中科技大学、首都经贸大学等高校兼职教授。
徐永浩
1997年毕业于延边大学理工学院机械系，工学学士。精通韩语。曾长期在LG等合资企业从事产品设计研发等技术职务。2008年开始至今一直从事专利申请、专利无效、专利侵权的代理工作。
现任北京市维诗律师事务所合伙人。
